防檢局 王堂凱 ． 簡明宏

壹. 前言

　　我國目前對基改種子的管制遠較美國嚴格，按植物品種及種苗 法的規定，不僅輸出入基因種子要事先取得許可，在臺灣要種植基改作物是要先經過許可進行田間試驗，田間試驗許可後其結果需經中央主管機關審查通過，並檢附依其申請用途經中央目的事業主管機關核准之同意文件後，才能推廣和販售； 然而基改種子在美國已經成為重要的商品，而其所生產出的作物更是市場上的大宗，據統計 2012 年底全球種植面積以 1.7 億公頃，占全球耕作面積的 12% ，市場規模高達 69 億美金，其中更以大豆為最主要之產品，估計基改大豆於 2012 年已占市場銷售量的 81% [1]，我國目前雖未有基改作物在田間生產，然而卻因為食品及飼料需求進口大量的基改玉米、大豆供使用。本文目的在於以孟山都公司所生產的基改種子，與農民間因其所訂定的技術授權協定所產生的違約糾紛，以美國法院判決為例，討論基改種子的專利權與違約金範圍的問題。

貳 . 美國法院對 Monsanto Co. v. McFarling 案的判決介紹 [2]

一 . 本案的背景

　　過去半個世紀，農民靠著化學除草劑才讓田地免於雜草叢生，各種除草劑中使用最廣泛的是「嘉磷塞」（ glyphosate ），它是美國孟山都公司（ Monsanto Co. ）及許多其他除草劑裡最重要的活性成分，為有機磷類藥劑，屬於非選擇性系統型萌後除草劑，嘉磷塞之主要作用位置為 shikimic acid 代謝路徑中 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase （ EPSPS ） 酵素，嘉磷塞與受質 phosphoenolpyruvate （ PEP ） 產生競爭性之抑制，造成苯丙胺酸 （ phenylalanine ） 、酪胺酸 （ tyrosine ） 及色胺酸 （ tryptophan ） 三種芳香族胺基酸含量降低，影響蛋白質之生合成，進而抑制植物生長，達成防除雜草之目的。由於嘉磷塞具有非選擇及廣效的特質，可有效防治大部分一年生及多年生雜草。此外嘉磷塞容易快速與土壤團粒結合，不易被雨淋洗至地下水，且可經由微生物分解，以及對哺乳類、鳥類及魚類低毒性等特點，因此適合研發出抗此種除草劑之作物[3] 。

　　根據孟山都公司的估計，他們花了 70 萬個小時的研究人力，相當於用七年的時間來尋找合適的基因，終於在路易斯安那州的實驗室得到豐碩的成果。研究人員尋找經嘉磷塞處理後仍能存活的生物，發現了一種突變的細菌，能產生變種的 EPSPS 酵素。這種變異的酵素也能合成同前述三種胺基酸，卻不受嘉磷塞影響。科學家分離出這種酵素的基因，加上另外三種從不同生物蒐集來的管家基因（ housekeeping gene ，負責控制及插入合成酵素的基因）一起用基因槍技術植入大豆細胞。

　　經過好幾萬次的試驗，才產生了少數可以耐受嘉磷塞而且能把這種性狀傳遞給子代的植株。孟山都公司從 1996 年開始以「抗農達」（ Roundup Ready ）為產品名，出售這些能夠耐受農達的黃豆種子。不久之後，抗嘉磷塞的棉花、油菜及玉米也陸續問世。

　　抗農達的種子徹底改變了美國及世界各地商品作物的耕種，特別是在阿根廷及巴西。 2010 年，在美國有 93% 的大豆耕地，及相當大比例的玉米及棉花，種植的都是抗嘉磷塞種子，估計全球在 2010 年的需求量將近 100 萬公噸 [4] 。

　　該公司在美國除了透過自身公司行銷抗農達（ Roundup Ready ）種子外也授權給其他種子公司利用該項專利生產抗嘉磷塞轉基因種子販賣給需要的農民，孟山都公司並收取該專利的技術授權費用每袋（ 50 磅 ） 6.5 美元，販售時除了原本的買賣契約外，所有購買者都需要再簽屬一份技術授權協定，其內容包含許多關於農民使用種子的規定，根據這項協定，農民只能於單一生產季中種植該授權種子，不可保留從該種子所收獲的子代種子來種植，也不可將子代種子提供給他人種植，另外亦不可使用或允許其他人使用含有專利權的種子供作育種及研究用，如果有違反技術協定中的條款者需要賠償 120 倍的技術授權費用 [5] 。

　　密西西比州的 Homan McFarling 先生在 Pontotoc 郡擁有 5,000 英畝（ 20.25 平方公里）的農場，他於 1998 年簽屬該技術協定取得 1,000 袋的抗農達（ Roundup Ready ）大豆種子來種植，並於該生產季收成時，按照農民留種的習慣留下了 1,500 蒲氏耳 （ 1bushels, 約 35.2 公升 ，約莫 60 磅 的黃豆 ） 的子代轉基因種子供 1999 年生產季使用，這些種子足供種植 1,500 英畝 使用，在 1999 年的生產季中， McFarling 先生 更進一步的留下 3,075 袋的子代轉基因種子準備用作 2000 年生產季使用。

　　在 2000 年生產季中， McFarling 先生的行為被孟山都公司所知悉，該公司向法院主張 McFarling 先生侵害了該公司擁有的 5633435 號及 5352605 號專利，向法院申請禁制令禁止 McFarling 先生種植、轉移或售出該批轉基因種子給其他人， McFarling 先生雖然不抗辯孟山都公司專利權的有效性，但抗辯孟山都公司主張專利權的行為： 1. 根據第一次銷售 （ first sale doctrines ） 及專利權耗盡（ patent exhaustion ）理論構成了專利權濫用； 2. 其技術協定構成搭售 （ tyling ）而 違反聯邦的公平交易法； 3. 違反植物品種保護法 （ Plant Variety Protection Act, PVPA ） ， 4. 該 120 倍違約金條款具有懲罰性質故不能申請強制執行。本案經聯邦上訴法院作出判決，對後來有關基改種子的種種訴訟影響深遠，以下將針對上述 4 點抗辯及上訴法院所為的判斷簡要說明。

二 . 技術協定不構成專利權濫用

　　McFarling 先生認為孟山都公司將專利權擴張到非專利產品即自然生產出的種子（ God-made soybean ）上，同時主張限制留種的技術協定違反了專利權濫用中的耗盡理論或第一次銷售理論，因此該協定是無效的，其主張當一個專利商品被販賣之後，購買者即獲得一個使用及販賣該物品的權利，因此當他由市場中買到抗農達種子後，種子上的專利權就被耗盡，也無法以契約加以限制。

　　上訴法院認為技術協定的使用限制並非是針對販售的專利商品而是對專利產品所產出的產品所設的限制，上訴法院也認為本案的特殊性在於經授權的第一代 抗農達基改種子與該授權商品所產出的第二代種子是幾近相同的複製品，所以第二代種子也屬於孟山都公司的專利權範圍之內。

　　另外由於從第一代種子所長出的第二代種子並未被孟山都公司所販賣，所以第一次銷售理論便無法適用，而買方所支付的價格只反映出使用該專利種子的價值而已，買賣契約並未授權製造新的種子，而且新的種子並非由專利權人所販賣，因此無法適用第一次銷售原則。

三 . 技術協定不構成違法搭售

　　搭售（ Tie-in contract ）指的是在契約之成立上，賣方要求欲購買某商品或服務之買方，須購買另種商品或服務，主商品稱搭售商品，附屬商品稱被搭售商品 [6] ，在 Jefferson Parish Hospital District NO.2 v. Hyde （ 1984 ）一案中，美國最高法院認為搭售應符合下列要素： 1. 搭售必須發生在市場可區分之產品或服務上； 2. 事實足以證明買受人受迫使而購買被搭售商品； 3. 出賣人在搭售產品或服務市場上擁有經濟力量； 4. 搭售安排所影響的商業量非細微的； 5. 無正當商業理由 [7] 。 McFarling 先生引用前述判決並主張當賣方利用其對搭售產品的控制強迫買方購買其根本不想購買或想從他處以其他買賣條件購買被搭售商品時應該違反公平交易法的規範，其主張原來的種子是搭售產品，而未來種植時需再向孟山都公司購買之種子是被搭售商品，他認為未來不須要在購買孟山都公司的基改大豆種子，因為他可以從第一次買的基改種子去繁殖以後所需的種子，他也主張應該允許農民保存種子供種植使用並向農民收取授權費用，而不是限制農民一定要去購買新的基改種子。

　　上訴法院則認為本案並非搭售之原型，僅僅主張搭售是不足以成立的，而且對 McFarling 先生而言他也可以不要購買基改種子而去購買非基改種子來種植，該技術協定並沒有限制他選購其他非基改種子的權利，並且孟山都公司也沒有拒絕他在其他生產季取得基改種子的可能。

　　上訴法院引用了 Abbott Labs. V. Brennan 案認為因新科技所產生的商業優勢以及其所獲得的專利保護，並不使得技術擁有者變成獨占者，新技術的專利權擁有者並不會因為消費者對其專利商品的偏好而因此違反公平交易法。

四 . 技術協定並未違反植物品種保護法

　　McFarling 先生主張因為植物品種保護法允許農民留存根據植物品種保護法所登記的種子供種植使用，因此當他利用原來的種子製造僅供自己在明年種植的種子時是符合植物品種保護法的規定，因此在技術協定中限制使用抗農達種子所生產的第二代種子供種植用，便違反了植物品種保護法而無效。

　　上訴法院認為，專利法與植物品種保護法是相互補的法律規定，同時在 J.E.M. Ag Supply v. Pioneer （ 2001 ）案中，最高法院已確認植物除了能獲得植物品種保護法的保護之外，若其符合專利法所規定的要件時，即可獨立的受到專利保護，因此即便受到植物品種保護法保護的種子可以留種，並不表示對受專利法保護的種子也可以留種，因此雙方間的技術協定根據專利法的規範是有效的。

五 . 違約金條款的有效性

（一）違約金之種類與性質

　　由於 Mcfarling 先生向孟山都公司購買種子時簽訂之契約約定由密蘇里州法院審理相關爭議，根據密蘇里州的法律規定，損害總額預定（ liquidated damages ）違約金是合法並可以強制執行的，而有效的損害總額預定違約金應符合： 1. 必須對造成違約的情形有合理預測的可能性，此乃是基於「無損害即無賠償之原則」，因此締約時即應預估可能造成之損害作為違約金之基礎； 2. 如無法符合前述要件估計可能的損害，則該損害必須在締約時確實難以準確估計；如果不符合上述的條件，則該違約金將被視為懲罰性（ penalty clauses ）違約金，但懲罰性違約金在密蘇里州是不被允許的。

　　孟山都公司抗辯說明在簽約時不可能預測另一方違反約定時之行為樣態，如果孟山都公司的說法成立，則密蘇里州法律的原則形同具文，因此上訴法院無法接受孟山都公司的論點，判斷技術協定中的違約金屬於懲罰性違約金。

（二）違約金之計算

　　本案在一審時以 Mcfarling 先生原始所購買的 1,000 袋抗農達種子作為違約金計算的標準，即 1,000 袋種子乘上每袋 6.5 元的授權金在乘上 120 倍得出 780,000 美金的賠償總額。以下分別就密蘇里州相關法規說明該違約金計算是否合理。

1. anti-one-size rule 法則

　　即當不同的違約情況在適用同一個違約金條款時所計算得來的結果必然都是恰當合適的，而不能發生明顯不同的違約情形其所得出的違約金卻相去不大的情形發生。

　　根據孟山都公司的資料顯示 1 袋的抗農達種子可以在一個生產季生產出 36 袋子代種子供種植用，雖然在不同植物種類（例如大豆、玉米、棉花等）的抗農達種子其生產的情形或許不同，但從一個簡單的公式可以知道當農民購買一袋種子供種植留種用時，到了第 3 年將會有 1,296 袋種子被留種，第 4 年更有 46,656 袋種子被留下使用，雖然初步看來孟山都公司的損失將因此相當巨大並失去對其專利權的控制，但每個違反技術協定的案件都直接適用 120 倍的違約金條款就顯得不恰當。

　　孟山都公司的技術協定同時適用不同植物種類的抗農達種子，包含玉米、棉花及大豆等，孟山都公司的研究資料顯示 1 袋抗農達大豆種子其自然生產的倍率是 36 倍，棉花種子的生產倍率則是 120 倍，而最早的技術協定是以棉花的生產倍率計算而成，之後才在大豆及玉米等種子上使用，由於棉花與大豆生產倍率不同，將違反棉花及大豆種子技術協定之違約金都定為授權金之 120 倍則顯得不合理。

　　由技術協定來看，購買者違約的情形包含了將其轉賣、留種、提供給他人作為育種或研究用等等情形，這些情形所造成的損害必然也各不相同，單純的利用同一個 120 倍違約金公式來計算各種不同之損害，顯然違反了 anti-one-size rule 法則，該條款應該被認為無效。

由上述，上訴法院更判斷技術協定中的賠償條款為懲罰性違約金。

2. 計算損害之基準

　　孟山都公司認為 Mcfarling 先生生產之第二代種子的品質可能較差，將使消費者和其他使用者對孟山都公司之產品品質產生質疑，而影響品牌商譽，而認為該 120 倍的違約金包含了這些損失在內，法院則認為留種係因農民自己的行為產生的，即便這些種子的品質可能不佳，但也是留種者自己選擇的結果，應該自行承擔可能的後果，因 McFarling 先生並未將其生產之種子提供或銷售他人種植，這些抗辯是無理由的。

　　法院認同孟山都公司的專利受到傷害，而且也確實因此少了每袋 6.5 美元授權金的實際損失，但是技術協定中的違約金條款，依照孟山都公司的解釋，認為 120 倍的違約金可以嚇阻對方違反合約，更說明該違約金屬於懲罰性違約金，因此應該按照每個案件實際所造成的損害來計算其賠償金，而不是以第一代種子數量作為其計算的基礎，認為應以第 2 代種子作為計算基礎，才能反應出孟山都公司所受到的損害，但是由於懲罰性違約金在密蘇里州的法律是禁止的，因此孟山都公司無法依照技術協定的違約金條款內容向 McFarling 先生求償。

　　最後法院依據孟山都公司損失的權利金，以及種植該基因改造種子每英畝可節省之除草劑費用及產量增加利益合計約 40 美元為計算基準，由陪審團判定 McFarling 先生應賠償孟山都公司 375,000 美元。

參 . 國內類似判決

國內有關品種權維護之案例僅福埠公司 2006 年提出之滿天星侵權案及福埠公司 2007 年提出之玫瑰花品種權侵權案 2 起：

一 . 福埠公司 2006 年提出之滿天星侵權案[8]

　　福埠公司 2006 年時發現其取得專利的滿天星進口品種「雪子」，在市場上數量超出預期，查訪後發現埔里王姓花農等 3 人私自阡插繁殖，於是以存證信函通知，不料花農仍持續繁殖，福埠公司遂提出告訴，案經南投地方法院 5 次審哩，已達成庭外賠償和解，和解金額合計為新臺幣 13 萬 5 千元，和解書亦言明，如再犯每人須各賠償新臺幣 100 萬元，且須銷毀目前正種植之植株。

二 . 福埠公司 2007 年向南投縣仁愛鄉農民提出之玫瑰花品種權侵權案[9]

　　福埠公司於 2004 年取得荷蘭育種公司 Interplant Roses B. V. 公司授權，在臺取得期新品種玫瑰花「新鐵達尼」之品種權，隨後授權基因花卉有限公司於 2005 年 1 月至 12 月在臺灣繁殖該品種並銷售切花，基因公司後又於 2005 年 12 月 25 日與南投縣仁愛鄉之農民簽訂為期 4 年之生產合作契約，授權農民生產該品種，隨後基因公司因經營困難由璟貿公司接手其各項業務及債務，福埠公司遂轉而與璟貿公司簽訂繁殖授權合約。

　　福埠公司認為其與基因公司簽訂之合約並未包含再授權之權利，且農民在接獲福埠公司通知後，亦未與福埠公司重新簽訂授權合約，因此農民之繁殖行為屬於侵權。惟法院駁回原告之請求，認為福埠公司與基因公司簽訂之合約為獨家授權，且合約並未約束基因公司僅得自行繁殖與生產切花，因此農民取得合法之授權，並未發生侵權行為。

肆 . 結語

　　基改種子目前仍存有相當多爭議，本案或許在美國法上已成為重要的判決先例，特別對基改種子專利權問題及相關的授權協定有效性作出了重要的判斷基準，但在我國，從植物品種及種苗法與專利法觀之，目前尚無對基改種子之相關判決， 由於我國植物品種僅有品種權而無專利權之保護，本案倘發生於我國，孟山都公司之抗農達大豆在我國僅能取得品種權之保護，依據植物品種及種苗法，雖然 McFarling 先生違反該法第 24 條規定，但依據同法第 26 條第 1 項第 4 款規定之「農民免責」條款，因 McFarling 先生係自行留種種植，並無販售、推廣之行為，依同法第 26 條第 2 項規定，前項第 4 款之適用，以中央主管機關公告之植物物種為限，本會依據該授權，除公告「水稻」為適用植物品種及種苗法第 26 條第 1 項第 4 款所定農民留種自用之植物種類外，亦包括「大豆」在內[10] ，因此不觸犯本法，並未侵害孟山都公司之品種權 。至於違約金條文之問題，如我國法院承認民法 250 條第 2 款：「違約金，除當事人另有訂定外 … 」為懲罰性違約金之規定[11] ，則本案之懲罰性違約金條款在我國則非如同美國密蘇理州法律規定一般當然無效，且依據民法第 252 條規定，如果違約金條款有顯失公平情形，法院得酌減至相當數額[12] 。

 

註 [1] Clive James, 2012 International Service for the Acquisition Of Agri-biotech Applications （ ISAAA ） Report on Global Status of Biotech/GM Crops 。

 

註 [2] Monsanto Co. v. McFarling ， 363 F .3d 1336 （ Fed. Cir. 2004 ） 。

註 [3] 袁秋英、蔣慕琰，抗嘉磷塞作物之發展及其抗藥性機制，中華民國雜草學會會刊第二十八卷第二期， 2007 年 12 月 。

註 [4] Jerry Adler ，超級雜草，科學人第 112 期， 2011 年 6 月 。

註 [5] 1998 年技術協定內容可參考下列網頁：

http://www.mindfully.org/GE/Monsanto-Technology-Agreement-1998.htm 。

註 [6] 黃淑雅，論我國實務上非價格垂直交易限制之違法判斷標準，國立中興大學法律係碩士論文， 2011 年 7 月 。

註 [7] 林廷機，公平法有關不公平行為，應如何適用「合理原則」或「當然違法原則」，收錄於「第

二屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集」，公平交易委員會， 1998 年 06 月 。

註 [8] 張明郎，農業委員會農糧署「臺灣植物品種權保護制度及現況」簡報， 2009 年。

註 [9] 臺灣高等法院臺中分院 97 年度上易字第 404 號。

註 [10] 本會 97 年 2 月 19 日農糧字第 0971033264 號； 100 年 8 月 29 日農糧字第 1001050080 號。

註 [11] 林誠二，債法總論新解－體係化解說（下），瑞興圖書股份有限公司， 2010 年 3 月初版；最高法院於 70 年台上字第 4782 號民事判決參照。

註 [12] 最高法院 70 年台上字第 3796 號民事判決參照。